Cassazione Civile, Sez. I°, 25/06/2007 n. 14684

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cassazione - Sezione prima civile - sentenza 16/03-25/06/2007, n. 14684

Presidente Criscuolo - Relatore Gilardi

Pm Destro - difforme - Ricorrente Salvatore Ferragamo Italia Spa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7 maggio 1995 la s.p.a. Salvatore Ferragamo Italia s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze la s.a.s. Biagini Giovanni ed Enrico, successivamente trasformatasi in Biagini Giovanni ed Enrico s.n.c., e quindi in Biagini Giovanni e C. s.n.c., deducendo che la convenuta produceva e poneva in commercio borse contraddistinte da due segni riproducenti in modo pressocché identico un marchio usato dall'attrice sin dal 1970, e poi registrato con il n. 570.786 allo scopo di contrassegnare tra l'altro delle borse. Affermando che la società Biagini aveva continuato ad usare il marchio nonostante le diffide ricevute,la Ferragamo chiedeva che la convenuta fosse dichiarata responsabile di contraffazione e di concorrenza sleale, con inibitoria alla prosecuzione dell'illecito e condanna al risarcimento del danno.

Si costituiva in giudizio la convenuta, sostenendo che il marchio da essa usato non riproduceva esattamente quello registrato dall'attrice, e che quest'ultimo marchio era comunque da considerare debole in quanto costituito dalla lettera dell'alfabeto Omega, entrata a far parte del linguaggio corrente e degli usi costanti del commercio; né poteva considerarsi divenuto forte per l'uso fattone dalla società Ferragamo, non avendo mai assunto un significato individualizzante. Deduceva inoltre l'insussistenza della concorrenza sleale, perché il marchio usato non produceva confusione tra i consumatori.

Con sentenza n. 669 del 25 marzo 1999 il Tribunale respingeva le domande dell'attrice; e la decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza n. 758 del 13 marzo - 17 aprile 2001.

Sul presupposto che tale sentenza fosse viziata da un errore di fatto risultante in modo incontrastabile dagli atti e documenti di causa, in quanto il marchio su cui la pronuncia della Corte d'appello si era fondata non era quello dedotto in giudizio, la società Ferragamo proponeva domanda di revocazione ai sensi degli artt. 395 e segg. c.p.c..

Con provvedimento reso all'udienza del 15 gennaio 2002 la Corte d'appello di Firenze sospendeva, su istanza della Ferragamo, il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 758/2001; e quindi, pur riconoscendo l'esistenza dell'errore di fatto su cui era basata la precedente decisione, con sentenza del 10 maggio - 29 ottobre 2002 respingeva la domanda di revocazione avendo ritenuto che detto errore non fosse decisivo.

Contro tale sentenza la Salvatore Ferragamo s.p.a. ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi, investendo non il capo della pronuncia che ha formalmente respinto la domanda di revocazione, ma unicamente la parte di essa che, affrontando il merito della controversia, ha ritenuto che il marchio Ferragamo non potesse trovare tutela contro l'imitazione di esso da parte della società Biagini.

La s.p.a. Salvatore Ferragamo ha proposto ricorso, sempre sulla base di cinque motivi, anche nei confronti della sentenza n. 758/2001 della Corte d'appello di Firenze.

La società Biagini non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il ricorso n. 2682/2003 R.G. ed il ricorso n. 2683/2003 R.G. debbono essere riuniti, trattandosi di ricorsi relativi a sentenze emesse dalla stessa Corte d'appello nell'ambito della medesima vicenda processuale e sussistendo, dunque, evidenti ragioni di connessione. Come, peraltro, ripetutamente affermato da questa Corte, sebbene l'art. 335 c.p.c. imponga la riunione solo nell'ipotesi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza, resta pur sempre affidata al giudice la valutazione discrezionale circa l'opportunità della riunione in base al principio generale di cui all'art. 274 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. 31 marzo 2006, n. 7645).

Considerato, poi, che la Corte d'appello di Firenze con la sentenza n. 1407/2002 del 10 maggio - 29 ottobre 2002 ha respinto la domanda di revocazione della sentenza n. 758 del 13 marzo - 17 aprile 2001 (pur avendo testualmente affermato nella motivazione che il confronto tra la descrizione dell'oggetto del marchio contenuta nella sentenza impugnata e l'oggetto del marchio registrato rendesse evidente "senza alcuna possibilità di dubbio" l'esistenza dell'errore di fatto), e tenuto conto che la pronuncia di rigetto della domanda di revocazione non ha formato oggetto di impugnazione, le statuizioni di questa Corte dovranno investire anche la sentenza non revocata, ma l'esame dovrà essere condotto alla stregua della motivazione contenuta nella sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1407/2002 la quale, affermando l'errore di fatto in cui era incorsa la precedente decisione per ciò che concerne l'identificazione del marchio dedotto nella presente controversia, ha specificato quale debba essere il segno distintivo da prendere in considerazione: con la conseguenza che il rigetto delle domande proposte dalla società Ferragamo deve intendersi avvenuto per l'appunto sulla base della motivazione della sentenza n. 1407/2002, che sostituisce quella figurante nella precedente sentenza della stessa Corte d'appello.

2. Ciò posto, si osserva che con il primo motivo di ricorso relativo alla sentenza n. 1407/2002 (sostanzialmente coincidente con il secondo motivo di ricorso relativo alla sentenza n. 758/2001) la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 R.D. 21 giugno 1942, n. 929 nonché omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. in quanto la Corte d'appello, affermando che le lettere dell'alfabeto debbono considerarsi marchi deboli se non anche nulli, poiché rientranti tra i segni di uso generale di cui all'art. 17, n. 1, lett. a) l.m., non ha tenuto conto che nessuna norma di legge, sia nel passato, sia nella legislazione vigente, definisce deboli o addirittura nulli i marchi costituiti da lettere dell'alfabeto, mentre nell'attuale formulazione dell'art. 16 l .m. (quale risultante dalle modifiche introdotte con il d. lgs. n. 480/1992, emanata in attuazione della Direttiva 89/104/CE) si dice espressamente che queste ultime possono costituire valido marchio. Il contrario orientamento giurisprudenziale, formatosi alla fine degli anni '50 nel vigore della precedente disciplina, non trovava in realtà giustificazione né alla stregua dell'affermazione che tali segni appartenessero al "dominio pubblico" e che, comunque - servendo essi a comporre parole - non potesse esserne preclusa l'utilizzazione a terzi (trascurandosi di considerare nel primo caso che anche le parole appartengono al patrimonio comune, senza che ciò ne impedisca la registrabilità come marchi quando si tratti di parole nuove e riferite a un settore merceologico diverso da quello richiamato dal loro significato usuale, e nel secondo che l'esistenza di un valido marchio su una lettera dell'alfabeto mai potrebbe comportare un divieto per i terzi di utilizzare quella lettera nel contesto di una parola), né sulla base dell'opinione che considerava nulle come marchio le lettere dell'alfabeto in quanto segni di uso generale, alla stregua dell'art. 17, n. 1 l.m. che peraltro attiene al diverso profilo della novità dei segni e, quindi, investe una questione di fatto che deve essere provata di volta in volta.

La conclusione relativa alla brevettabilità come marchio di una lettera d'alfabeto (fermo il limite derivante dall'art. 17 l.m. e, quindi, ferma l'esigenza di accertamento in concreto del carattere descrittivo o espressivo della lettera oggetto di valutazione, e di un reale uso generale di esso) non potrebbe comunque essere più messa in discussione alla stregua del vigente art. 16 l.m., da cui deriva una presunzione di non appartenenza delle lettere dell'alfabeto all'uso comune.

Tale conclusione apparirebbe ancor più netta quando - come nel caso di specie - si tratti di lettere di alfabeti diversi dal nostro, alle quali in sé considerate è infatti estranea qualsiasi, anche potenziale, valenza espressiva. Nel nostro alfabeto non esiste alcun segno che somigli alla lettera Omega e, dunque, è impossibile sostenere che essa rientri in un nostro "patrimonio comune". Nel ricondurre a priori la lettera Omega alla categoria dei segni esclusi dalla possibilità di registrazione ai sensi dell'art. 17.1 lett. a) l.m., la Corte d'appello sarebbe dunque incorsa in un evidente errore di diritto, reso ancor più grave dalla affermazione secondo cui la lettera del marchio in questione costituirebbe elemento caratterizzante anche di altre imprese, tra cui la notissima marca di orologi. Cosi facendo, il giudice d'appello ha infatti confuso, assimilandoli, da un lato l'uso generalizzato di un termine entrato nel linguaggio comune, che rende nullo il marchio ai sensi dell'art. 17, n. 1, lett. a) l. marchi, e dall'altro lato un uso intenso in esclusiva del marchio da parte del suo titolare (nella specie il marchio "0mega", da parte della società svizzera fabbricante di orologi), dal quale tutto potrà discendere salvo che effetti negativi sulla capacità distintiva del marchio stesso, posto che l'uso intenso del marchio ne determina non la nullità, ma il rafforzamento della capacità distintiva. Né, peraltro, da alcuno dei documenti in causa emergerebbe che la lettera in questione - al contrario di quanto immotivatamente affermato dalla Corte d'appello - sia stata utilizzata nel commercio quale elemento caratterizzante di una pluralità di imprenditori.

Con il secondo motivo di ricorso relativo alla sentenza n. 1407/2002 (sostanzialmente coincidente con il primo motivo di ricorso relativo alla sentenza n. 758/2001) la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 59 R.D. 21 giugno 1942, n. 929, nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. in quanto la Corte d'appello, avendo fatto derivare la non tutelabilità del marchio Ferragamo anche da un supposto difetto di novità, a causa di un anteriore uso di chiusure ad anello nel settore merceologico della borse da donna, non ha tenuto conto che nelle domande ed eccezioni della società Biagini mancava qualsiasi allegazione di una carenza di novità del marchio in questione, l'attuale resistente avendo fondato le sue difese sulla affermazione che il marchio stesso avrebbe potuto essere tutelato solo nei limiti della protezione riconoscibile ai marchi deboli. Ove pure, del resto, la società Biagini avesse effettivamente allegato la mancanza di novità del marchio della Ferragamo, l'ipotetica domanda in tal modo formulata avrebbe dovuto essere ugualmente respinta in virtù della considerazione che, in base all'art. 59 l . marchi (nel testo introdotto dal d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447) legittimato a far valere la carenza di novità di un marchio è solo il titolare del diritto anteriore asseritamente violato. Peraltro, con evidente vizio di motivazione, il giudice d'appello neppure ha indicato la fonte, documentale o di altra natura, da cui ha tratto il convincimento sulla pretesa mancanza di novità del marchio Ferragamo: motivazione tanto più carente, in quanto la forma di cui la corte territoriale ha ritenuto l'abuso in commercio è quella di un anello, laddove il marchio Ferragamo - come accertato nella stessa sentenza impugnata - è costituito dalla raffigurazione della lettera Omega maiuscola, caratterizzata dal fatto che le parti inferiori sono unite tra loro.

Con il terzo motivo di ricorso relativo alla sentenza n. 1407/2002 (in parte coincidente con il terzo motivo di ricorso relativo alla sentenza n. 758/2001) la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 19 e 47 - bis R.D. 21 giugno 1942, n. 929 nonché omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. in quanto la Corte d'appello, respingendo la tesi che il marchio di cui è causa possa essersi rafforzato per l'uso intenso fattone da essa ricorrente nel corso di trent'anni, ha trascurato di considerare che la carenza originaria di novità ai sensi dell'art. 17, n. 1 lett. a) l. marchi, lungi dal costituire una causa di inapplicabilità degli artt. 19 e 47 bis, è espressamente contemplata da queste norme come presupposto per la loro applicazione. Affermando, poi, che il marchio Ferragamo sarebbe relativo ad un sistema di chiusura per borsette talmente diffuso in commercio da essere privo di capacità distintiva, ha ignorato l'ingente mole di documenti prodotti in primo grado i quali dimostravano che il segno stesso era stato usato intensamente ed in esclusiva dalla sola Ferragamo sin dal 1970.

Con il quarto motivo di ricorso relativo alla sentenza n. 1407/2002 (coincidente con il quarto motivo di ricorso relativo alla sentenza n. 758/2001) la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2569 cod. civ. ed 1 R.D. 21 giugno 1942, n. 929 nonché omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. in quanto la Corte d'appello, pur erroneamente qualificando come debole il marchio di cui è causa, ha trascurato di considerare che anche il marchio debole gode di un certo grado di protezione e, in particolare, della protezione degli elementi che in esso si discostano dalla forma standard. Affermando che un marchio costituito dalla lettera Omega non potrebbe essere contraffatto dall'uso di un semplice anello che ha la funzione di chiudere una borsetta femminile anche se questo anello, di fatto, per il modo in cui è inserito viene ad avere anch'esso una forma ad Omega, la Corte non si è avveduta che una lettera Omega ed un anello sono per definizione due forme diverse, e la Biagini ha adottato non un anello, ma proprio la forma ("?") del marchio Ferragamo simile ad una Omega (e, in realtà, non coincidente con essa, essendo costituita - come risulta dalla descrizione contenuta nell'attestato - da un'"impronta anulare scura ovale aperta e terminante con due appendici simmetriche rivolte verso l'esterno in versi opposti unite da un tratto lineare scuro"), peraltro riproducendo, oltre a tale elemento (in ipotesi avente un carattere funzionale) anche le componenti, sicuramente distintive, del marchio stesso. Né ad escludere la contraffazione possono valere la circostanza della colorazione delle fibbie adottate dalla Biagini, ovvero l'inserimento sulle borse messe in commercio dalla resistente della scritta Biagini (dal momento che l'indicazione del nome del contraffattore sui prodotti contraddistinti dal marchio usurpato non valgono ad escluderne la violazione) o ancora dalla differenza qualitativa dei prodotti contrassegnati dai marchi, non idonea ad escludere il pericolo di confusione.

Con il quinto motivo di ricorso relativo alla sentenza n. 1402/2002 (in parte corrispondente al quinto motivo di ricorso relativo alla sentenza n. 758/2001) la ricorrente ha dedotto omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c. essendo rimasti privi di ogni considerazione da parte della corte d'appello i dedotti profili della concorrenza sleale "dipendente", in quanto realizzata con lo stesso atto di contraffazione, e della limitazione servile, avendo la società Biagini utilizzato anche in forma tridimensionale il marchio della Ferragamo.

3. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e, per le ragioni di seguito indicate, meritano accoglimento.

Affermando che le lettere dell'alfabeto, anche se di origine straniera (nella specie, appartenenti alla lingua greca) debbono essere considerate di uso generale, sia quando combinate nelle parole, sia quando utilizzate isolatamente, secondo le varie funzioni che assumono nella comunicazione linguistica, o come segni aventi una determinata posizione nel sistema dei segni dell'alfabeto, o come abbreviazione di parole ovvero come componente simbologica; ed aggiungendo, alla stregua di tale premessa, che la rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto può formare oggetto di valido brevetto per marchio d'impresa solo quando si presenti caratterizzata in modo originale, e sempre nei limiti del c.d. marchio debole, la Corte d'appello è incorsa in una sovrapposizione di piani che ha portato a confondere tra lettere dell'alfabeto in sé e per sé considerate, come segni normalmente destinati - da soli o in combinazione con altre lettere dell'alfabeto, in singole parole o in frasi o periodi più complessi - ad una funzione comunicativa quali strumenti di linguaggio, anche se in ipotesi appartenenti a lingua straniera, e le lettere dell'alfabeto utilizzate (a prescindere dalla eventuale caratterizzazione grafica che sia stata loro conferita) come segni identificativi di prodotti o attività e, cioè, per una funzione che non è quella loro propria, che proprio per questo può assolvere in virtù della originale associazione al prodotto ad una funzione distintiva, e che non per questo preclude a chiunque lo voglia di continuare ad usare quella stessa lettera secondo la sua naturale destinazione di strumento di linguaggio. La Corte d'appello (oltre tutto confondendo il requisito dell'originalità con quello della novità) non ha tenuto conto, cioè, che la generalizzazione rilevante per escludere la novità del segno non è quella connessa alla sua destinazione convenzionale e, proprio per questo, necessariamente e naturalmente diffusa, ma la generalizzazione collegata alla funzione distintiva; e, soprattutto, ha ignorato che la brevettabilità della lettera dell'alfabeto come marchio d'impresa - messa in dubbio in alcune posizioni interpretative prima della riforma della disciplina dei marchi d'impresa attuata con il d.lgs. n. 480/1992, in attuazione della Direttiva 89/104/CE - non può più essere contestata a seguito della nuova formulazione dell'art. 16 l .m. che include espressamente le lettere (dell'alfabeto) tra i segni suscettibili di registrazione, purché idonei a svolgere funzione distintiva dei prodotti o servizi di un'impresa, e salvi i limiti - nessuno dei quali ricorrente nella presente fattispecie di cui agli artt. 18 e 21 l. marchi. Tali principi, validi con riguardo alle lettere dell'alfabeto in generale, si impongono con ancora maggiore evidenza allorché si tratti di lettere di lingua straniera (nella specie, la "?" maiuscola della lingua greca) relativamente alle quali è ancora meno frequente non solo l'uso in funzione distintiva, ma la stessa utilizzazione in funzione semantica come tramite linguistico di comunicazione.

La validità del marchio dedotto in causa, a prescindere dalla sua concreta caratterizzazione grafica e dalla stilizzazione che impediscono di identificarla con una lettera pura e semplice dell'alfabeto (e, più specificamente, dell'alfabeto greco) avrebbe dovuto essere dunque affermata o negata non in ragione dell'appartenenza delle lettere alfabetiche ai segni del linguaggio, ma della capacità distintiva di cui lo specifico segno era o no dotato una volta che - al di fuori della sua destinazione normale e convenzionale - fosse riuscito a creare un collegamento con i prodotti dell'impresa che ha fatto uso di quella determinata lettera, e l'ha registrata come marchio, proprio in funzione distintiva dei prodotti, e non come tramite di comunicazione secondo la destinazione naturale e tipica dei segni alfabetici e delle parole. L'ampia documentazione prodotta in causa dalla ricorrente aveva appunto lo scopo di mettere in evidenza la funzione distintiva assunta dal marchio "?" non solo con riguardo ad uno specifico prodotto e, cioè, alle borsette da donna (il che sarebbe sufficiente, comunque, ad affermarne la tutela rivendicata dalla ricorrente), ma per una gamma molteplice di altri prodotti, senza che a negare la capacità distintiva del segno possa valere - secondo l'erroneo rilievo contenuto nella sentenza n. 758/2001 - la circostanza che il segno stesso mai sia stato utilizzato in televisione. Come, infatti, già messo in luce anche dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza 4 maggio 1999 (in cause riunite C-108/97 e C-109/09), relativa all'interpretazione dell'art. 3.3 della Direttiva 89/104/CEE e, cioè, dell'articolo in attuazione del quale sono stati inseriti nella legge marchi italiana gli attuali artt. 19 e 47 bis, al fine di accertare l'acquisto di capacità distintiva compito del Giudice nazionale è solo quello di valutare globalmente i fattori idonei a dimostrare che il marchio è diventato atto ad identificare il prodotto come proveniente da un'impresa determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese, senza che il Giudice stesso possa, in alcun modo limitare arbitrariamente il proprio esame ad alcuni soltanto dei mezzi (come la pubblicità televisiva) da cui l'acquisto di capacità distintiva può derivare, e fermo restando che l'accertamento inerente alla capacità distintiva deve essere condotto avendo riguardo al consumatore medio del tipo di prodotto contrassegnato.

La sovrapposizione dei piani tra funzione della lettera alfabetica quale strumento di comunicazione nella formazione delle parole e nel linguaggio, e funzione della stessa lettera quale segno distintivo di un prodotto, è all'origine della erronea valutazione effettuata dalla corte fiorentina nel giudizio comparativo tra i due segni in conflitto, giudizio che ha portato il giudice d'appello a trascurare non già la semplice somiglianza, ma addirittura l'identità tra di essi, il marchio della società Ferragamo consistendo in una forma (?) che richiama la lettera Omega dell'alfabeto greco, e quello della resistente in un marchio uguale al segno utilizzato dalla ricorrente, come si evince dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, dove si parla - in riferimento alla chiusura per borsette utilizzata dalla soc. Biagini - di un "semplice anello" che di fatto, per il modo in cui è inserito, viene ad avere anch'esso una forma a ?.

Le valutazioni della Corte territoriale, peraltro, sono giuridicamente erronee anche assumendo la qualificazione del marchio della ricorrente in termini di marchio "debole". Anche rispetto al marchio debole, infatti, la tutela contro la contraffazione non è esclusa dall'adozione di varianti formali inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, il nucleo cui è affidata la funzione distintiva; e di tale principio la Corte d'appello non ha fatto congrua applicazione nell'affermare che la diversità di colorazione valesse ad impedire la rilevata interferenza rispetto all'adozione di un segno per tutto il resto identico, e nell'aggiungere che l'apposizione del marchio della "Biagini" valesse di per sé ad escludere la confondibilità con il marchio della Ferragamo, in contrasto con il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di marchi la distintività deve essere intesa come capacità di individuare un prodotto dall'altro, mentre è estranea all'essenza della funzione del marchio la capacità di indicare il produttore (cfr., tra le altre, Cass. 9 marzo 2001, n. 3449; 22 febbraio 1986, n. 1080; 25 settembre 1998, n. 9617), l'azione di contraffazione mirando a tutelare appunto la distintività insita nel collegamento che si crea tra segno e prodotto, a prescindere dalla circostanza che altri nel farne uso contrassegnino quel prodotto con ulteriori segni distintivi; né peraltro la Corte d'appello di Firenze ha chiarito nella sentenza impugnata in che modo l'apposizione del nome Biagini valesse ad escludere, all'occhio del consumatore, la possibilità di interferenza con il marchio della società Ferragamo, a cui il marchio Bigini è stato aggiunto.

La possibilità di brevettare come marchio d'impresa una lettera dell'alfabeto. non esclude naturalmente che il marchio possa essere ritenuto nullo per mancanza di novità ai sensi dell'art. 17, n. 1 l . marchi. Ma di tale mancanza di novità, cui del resto neppure risulta corrispondere una specifica eccezione da parte della società Biagini non si rinviene nella sentenza impugnata alcuna idonea motivazione. Da un lato infatti l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'utilizzazione di un anello quale chiusura per una borsetta femminile, sarebbe molto diffusa in commercio, trascura di considerare che nella specie non di generica forma di anello si tratta, né viene in discussione la funzione di chiusura che per le borsette femminili può essere esercitata da dispositivi di chiusura aventi forma di anello, ma di un marchio avente una forma particolare di lettera di alfabeto per nulla assimilabile ad un anello, anche se tale marchio, applicato alle borsette ed associato ad idonei accessori, può svolgere una funzione di chiusura. Dall'altro lato il rilievo, contenuto sempre nella sentenza impugnata, secondo cui la lettera Omega sarebbe impiegata come elemento caratterizzante anche da altre imprese tra cui, la più famosa, una notissima marca di orologi, è per un verso del tutto immotivato quanto alla indicazione delle fonti di conoscenza da cui è stata desunta l'affermazione di un uso del marchio Omega come segno distintivo anche di altre imprese; per l'altro verso integra un'ulteriore violazione delle norme che disciplinano la materia dei marchi, essendosi ignorato che l'uso anteriore di un marchio idoneo a togliere novità ad un marchio successivo è quello attinente alla sfera di prodotti o servizi cui sia riconducibile in funzione distintiva anche il secondo segno, non l'uso che ha caratterizzato una produzione del tutto diversa determinandone proprio in virtù dell'uso del marchio un ambito specifico e delimitato, e rafforzandone - in quest'ambito specifico e delimitato - la capacità distintiva: rafforzamento del marchio che, alla stregua della disciplina vigente, l'uso intenso e diffuso ha avuto l'effetto di assicurare - contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d'appello nella sentenza impugnata - anche con riguardo al marchio della ricorrente. Né ad escludere la contraffazione commessa dalla società Biagini vale il rilievo che i prodotti della società Ferragamo sono rivolti ad una clientela di elite, per la loro qualità e raffinatezza nonché per i prezzi più elevati. Come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti,la differenza qualitativa dei prodotti e la differenza di prezzo, anche se notevole, non elimina il rischio di confusione essendo possibile, anzi probabile, che il consumatore meno avveduto sia indotto a ritenere che la stessa impresa produca a prezzi diversi prodotti di diversa qualità (cfr., tra le altre, Cass. 19 aprile 2000, n. 5091; Cass. 18 giugno 1990, n. 6119).

La corte d'appello, infine, nella sentenza n. 1407/2002 ha omesso totalmente di motivare in ordine alla domanda di concorrenza sleale formulata con l'atto introduttivo del giudizio dalla società Ferragamo, sia sotto il profilo della concorrenza sleale c.d. "dipendente", vale a dire della concorrenza che si realizza con lo stesso atto di contraffazione, sia sotto il distinto ed autonomo profilo dell'imitazione servile, per avere la società Biagini utilizzato in forma tridimensionale il marchio della ricorrente, cosi imitando servilmente la forma d'uso del marchio stesso concretamente adottata dalla Ferragamo.

Sulla domanda di concorrenza sleale "dipendente" la Corte d'appello ha omesso totalmente di motivare anche nella sentenza n. 758/2001, nella quale invece è stata respinta la domanda di concorrenza sleale per imitazione servile, da un lato trascurando di considerare che al fine di affermare o escludere la sussistenza della confondibilità tra i segni, la valutazione deve essere compiuta alla stregua dell'impressione complessiva che il confronto tra i segni in conflitto può suscitare nel consumatore medio, dall'altro erroneamente affermando che la forma necessariamente tridimensionale di un marchio consistente in un fermaglio per chiudere la borsa varrebbe per ciò stesso ad impedirne la tutelabilità come segno distintivo, quando invece ciò che a questo fine occorre verificare non è il carattere tridimensionale o bidimensionale della forma, ma la funzione distintiva che la specifica forma in cui consiste il marchio è in grado di assolvere.

Consegue da quanto sopra che i ricorsi, per quanto di ragione, debbono essere accolti, con cassazione di entrambe le sentenze impugnate e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; li accoglie per quanto di ragione; cassa entrambe le sentenze impugnate e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità.